คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9041/2547

เครื่องหมายการค้าของโจทก์กับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนทั้งสองคำขอนั้น ต่างมีตัวอักษรโรมันคำว่า "VALENTINO" จัดวางไว้อย่างเด่นชัดเช่นเดียวกัน ปรากฏว่าโจทก์ได้นำคำว่า "VALENTINO" และคำว่า "COUTURE" มาใช้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งในเครื่องหมายการค้าของโจทก์และใช้กับสินค้านำออกจำหน่ายเป็นที่แพร่หลายทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ซึ่งได้มีการจดทะเบียนไว้ด้วยแล้วก่อนที่ผู้ขอจดทะเบียนได้นำคำว่า "VALENTINO" และคำว่า "COUPEAU" มาจัดวางในเครื่องหมายการค้าของตน ดังนี้ แม้ผู้ขอจดทะเบียนจะมีสิทธิใช้คำว่า "VALENTINO" มาเป็นส่วนหนึ่งในเครื่องหมายการค้าของตนก็ตาม แต่ก็ต้องกระทำโดยสุจริตป้องกันความสับสนต่อผู้บริโภคโดยออกแบบเครื่องหมายการค้าให้มีลักษณะแตกต่างกันซึ่งมีโอกาสทำได้ แต่กลับปรากฏว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ออกแบบลักษณะเครื่องหมายการค้าที่นอกจากจะใช้คำที่เหมือนของโจทก์แล้วยังออกแบบวางรูปและคำในรูปแบบเดียวกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ทั้งยังมีสำเนียงที่เรียกขานใกล้เคียงกัน โดยนำไปใช้กับสินค้าต่าง ๆ อย่างเดียวกัน จึงมีโอกาสทำให้ผู้ซื้อหรือผู้ใช้สินค้าหลงผิดว่าสินค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นสินค้าของโจทก์ได้ง่าย ส่อแสดงว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาที่จะใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์เพื่อประโยชน์ในการขายสินค้าของตนโดยอาศัยชื่อเสียงเกียรติคุณในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วสำหรับสินค้าอย่างเดียวกัน จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ย่อมไม่เป็นเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้และต้องห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 6 (3) และมาตรา 13 วรรคหนึ่ง (2) เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเมื่อนายทะเบียนยังมิได้มีคำสั่งให้รับจดทะเบียน จึงไม่จำต้องพิพากษาเพิกถอนคำขอจดทะเบียนแต่อย่างใด เพราะเครื่องหมายการค้าที่ศาลพิพากษาว่าเครื่องหมายการค้าที่ไม่พึงรับจดทะเบียนได้ ก็เป็นการต้องห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนให้อยู่แล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 11 ฉบับที่ 1519/2543 และ 1520/2543 เรื่อง เครื่องหมายการค้าคำว่า "VALENTINO COUPEAU" และรูปสุนัขพื้นทึบ (คำขอเลขที่ 336888 และ 336889 ตามลำดับ) และเพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ 12 และที่ 13 ที่ให้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ฉบับที่ 43/2542 และ 24/2542 ตามลำดับ มีคำสั่งห้ามจำเลยที่ 1 ถึงที่ 13 รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 336888 และ 336889 และมีคำสั่งจำหน่ายเครื่องหมายการค้าตามคำขอทั้งสองดังกล่าวออกจากสารบบความของจำเลยที่ 1 จำเลยทั้งสิบสามให้การขอให้ยกฟ้อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้จำเลยทั้งสิบสามร่วมกันเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 336888 และ 336889 คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก และให้จำเลยทั้งสิบสามร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 3,000 บาท จำเลยทั้งสิบสามอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสิบสามว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนตามคำขอเลขที่ 336888 และ 336889 คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์คือเครื่องหมาย. .กับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนทั้งสองคำขอคือเครื่องหมาย นั้น ต่างมีตัวอักษรโรมันคำว่า "VALENTINO" จัดวางไว้อย่างเด่นชัดเช่นเดียวกัน ปรากฏว่าโจทก์ได้นำคำว่า "VALENTINO" และคำว่า "COUTURE" มาใช้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งในเครื่องหมายการค้าของโจทก์และใช้กับสินค้านำออกจำหน่ายเป็นที่แพร่หลายทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยซึ่งได้มีการจดทะเบียนไว้ด้วยแล้วก่อนที่ผู้ขอจดทะเบียนได้นำคำว่า "VALENTINO" และคำว่า "COUPEAU" มาจัดวางในเครื่องหมายการค้าของตน ดังนี้ แม้ผู้ขอจดทะเบียนจะมีสิทธิใช้คำว่า "VALENTINO" เป็นส่วนหนึ่งในเครื่องหมายการค้าของตนก็ตาม แต่ก็ต้องกระทำโดยสุจริตป้องกันความสับสนต่อผู้บริโภค โดยควรพยายามออกแบบเครื่องหมายการค้าให้มีลักษณะแตกต่างกันซึ่งมีโอกาสทำได้ แต่กลับปรากฏว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ออกแบบลักษณะเครื่องหมายการค้าที่นอกจากจะใช้คำว่า "VALENTINO" เหมือนของโจทก์แล้วยังออกแบบวางรูปและคำในรูปแบบเดียวกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ทั้งยังมีสำเนียงที่เรียกขานใกล้เคียงกัน โดยนำไปใช้กับสินค้าต่าง ๆ อย่างเดียวกัน จึงมีโอกาสทำให้ผู้ซื้อหรือผู้ใช้สินค้าหลงผิดว่าสินค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นสินค้าของโจทก์ได้ง่าย ส่อแสดงว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาที่จะใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์เพื่อประโยชน์ในการขายสินค้าของตน โดยอาศัยชื่อเสียงเกียรติคุณในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วสำหรับสินค้าอย่างเดียวกัน จึงเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนตามคำขอเลขที่ 336888 และ 336889 คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วสำหรับสินค้าอย่างเดียวกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ย่อมไม่เป็นเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้และต้องห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 (3) และมาตรา 13 วรรคหนึ่ง (2) แต่ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้จำเลยทั้งสิบสามร่วมกันเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 336888 และ 336889 นั้น ไม่ปรากฏว่านายทะเบียนได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวแล้ว กรณีจึงไม่ต้องเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า และเมื่อศาลพิพากษาถึงที่สุดว่าเครื่องหมายการค้าตามคำขอทั้งสองคำขอดังกล่าวมิใช่เครื่องหมายการค้าที่พึงรับจดทะเบียนได้ดังกล่าวมาข้างต้น ก็เป็นการต้องห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนให้อยู่แล้วตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 (3) ประกอบมาตรา 13 วรรคหนึ่ง (2) และวรรคสอง โดยไม่จำเป็นต้องเพิกถอนคำขอจดทะเบียนนั้นแต่อย่างใด แต่ต้องเพิกถอนคำวินิจฉัยของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 11 และที่ 12 กับที่ 13 เสียด้วย ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นสมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้อง พิพากษาแก้เป็นว่า เครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 336888 และ 336889 มิใช่เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 (3) ประกอบมาตรา 13 วรรคหนึ่ง (2) และวรรคสอง ให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า จำเลยที่ 2 ถึงที่ 11 ที่ 1519/2543 และ 1520/2543 และคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจำเลยที่ 12 และที่ 13 ที่ 43/2542 และ 24/2542 คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้เป็นพับ. ดูฉบับย่อ ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9041/2547 บริษัทวาเลนติโน โกลบ บี. วี. โจทก์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กับพวก จำเลย