คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2108/2538

เครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า BENIHANA กับเครื่องหมาย-การค้าจดทะเบียนของจำเลยคำว่า BENNI-HANA หากวิญญูชนไม่ได้สังเกตอย่างรอบคอบโดยถี่ถ้วนแล้ว ย่อมหลงผิดได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยเป็นเครื่องหมายการค้าอย่างเดียวกัน โจทก์ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ต่างประเทศมาก่อนจำเลยจะได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยนานนับสิบปี โดยใช้กับสินค้าอาหารประเภทเนื้อ ปลา เป็ด ไก่ และผักและโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นชื่อโรงแรมและภัตตาคารที่โจทก์เปิดบริการอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก กรรมการผู้จัดการบริษัทจำเลยได้มีโอกาสเห็นเครื่องหมายการค้าคำว่า BENIHANA ของโจทก์ที่ต่างประเทศมาก่อน แล้วนำมาเป็นแนวประดิษฐ์คำขึ้นใหม่ว่า BENNI-HANA การกระทำของจำเลยเป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ ถือได้ว่าเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต โจทก์จึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า BENIHANA ของโจทก์และคำว่า BENNI-HANAที่จำเลยได้รับการจดทะเบียนดีกว่าของจำเลย แม้จำเลยจะจดทะเบียนเครื่องหมาย-การค้าของจำเลยไว้แล้วและโจทก์ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ในประเทศไทย โจทก์ก็ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 41 (1)ซึ่งเป็นบทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้อยู่ขณะที่โจทก์ถูกโต้แย้งสิทธิ โจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 42 ประเภทอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งซึ่งประกอบด้วยเนื้อ เป็ด ไก่ ปลา และผัก เช่นเดียวกับสินค้าที่ใช้มานานในต่างประเทศ แม้สินค้าดังกล่าวจะแตกต่างกับสินค้าของจำเลยซึ่งเป็นลูกกวาด ขนมปังกรอบ ขนมปังช็อกโกแล็ตและนม แต่สินค้าของจำเลยอยู่ในจำพวกที่ 42 และถือได้ว่าเป็นสินค้าประเภทอาหารด้วย ผู้ซื้อสินค้าดังกล่าวทั้งหมดอาจเข้าใจผิดว่าเป็นสินค้าที่ผลิตโดยผู้ผลิตรายเดียวกัน เป็นการที่จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยโดยไม่สุจริต โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้ โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยได้ลวงขายสินค้าของจำเลยต่อสาธารณชนว่าเป็นสินค้าของโจทก์ กรณีจึงไม่อาจบังคับให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายตามมาตรา 29 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะเกิดข้อพิพาทได้ แม้โจทก์จะมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าจำเลย แต่เครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่ได้รับการจดทะเบียน โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องขอให้ห้ามจำเลยมิให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้น อันเป็นการฟ้องคดีเพื่อป้องกันการล่วงสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนได้ เพราะต้องห้ามตามมาตรา 29 วรรคแรกแห่ง พ.ร.บ.ดังกล่าว กรณีจึงไม่อาจบังคับตามคำขอท้ายฟ้องของโจทก์ที่ให้ห้ามจำเลยดังกล่าวได้ โจทก์มิได้ฟ้องนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นจำเลยจึงไม่อาจพิพากษาบังคับนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นบุคคลภายนอกให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอของโจทก์ได้ ปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้คู่ความมิได้อ้างในชั้นฎีกาแต่ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยให้ได้ ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5), 246และ 247